美媒:新兴机器人公司的专利申请指南
原创 2023-06-20 09:05 DDing 来源:AGV网本文由 Greenberg Traurig LLP 美国波士顿办事处股东 Roman Fayerberg、Greenberg Traurig LLP 达拉斯办事处股东 Todd Basile 和 Greenberg Traurig 波士顿办事处合伙人 Richard Brooks 撰写。Greenberg Traurig是一家领先的律师事务所,在美国、欧洲和中东、拉丁美洲和亚洲的 45 个地点拥有 2650 多名律师。
强大的专利组合是新兴机器人公司成长和成功的关键,但建立这样的专利组合需要策略、时间和金钱。
在全球科技界公认的快速发展领域中,机器人技术无疑名列前茅,且其发展势头持续高涨。这一技术已经成为诸多行业的核心力量,从自动化、人工智能,到安全、制造业、电子和医药。根据纳斯达克的报告,预计机器人技术在未来十年里将以22.8%的年增长率在全球范围内拓展。预计,到2030年,由于行业发展的需要,机器人行业的市场规模将达到2140亿美元。
在众多新兴机器人公司中,拥有强大的专利组合是其成长和成功的关键要素,然而,构建这样的专利组合需要策略、时间和资金的投入。全方位审查和理解公司的具体业务目标、机器人行业的状况以及特定国家或地区的专利法规,都是保证资源分配恰当以及专利组合申请策略满足公司需求的重要因素。
本文意在为在美国及其他国家和地区制定专利申请策略提供参考。
专利申请基础
为何申请专利?已授权的专利赋予了专利持有人在授权国家制造、使用或销售受保护发明(如新型机器人技术)的独家权利,从而使公司相比竞争者拥有更大的优势,并吸引投资者的兴趣。然而,强大的专利组合不仅可以保护专利权人的技术不被复制,也可以作为交叉许可或合作机会的筹码,为专利权人提供获取其他技术的可能。
何时申请专利。在大多数司法管辖区,已授权专利的有效期从专利申请提交之日起20年后到期。公司可能会选择在研发阶段延迟提交其发明的专利申请,以便在产品更加成熟和有利可图时专利仍然有效。然而,这种策略的缺点是扩大了现有技术的范围,可能导致现有技术的保护范围缩窄,甚至完全不予保护。
在产品或发明研发阶段,另一种常见的忽视是在提交专利申请之前公开披露发明。公开披露可以是发表的文章、展示文稿或销售要约。在美国,申请前公开披露不一定会致命,因为美国在申请人的披露之前允许有一年的宽限期。相比之下,包括欧洲、日本和中国在内的许多其他司法管辖区在确定什么是现有技术时实行“绝对新颖性”标准。因此,这些司法管辖区的现有技术包括在专利申请提交日期之前在全球任何地方由第三方或专利申请人本人公开给大众的所有内容。
如果申请人希望在现有技术和公开披露之前申请专利,他们应尽早提交申请。在提交专利申请之前,无需将发明实际付诸实践。因此,一旦发明完全构思出来,公司就应该考虑启动申请程序。
专利申请的类型
实用专利申请涵盖技术的工作原理,在美国,实用专利申请通常分为两类,即临时申请和非临时申请。理解这两者之间的差别对于制定申请策略至关重要。外观设计申请也可以覆盖产品的装饰设计。
临时申请
临时专利申请是一种较为非正式的专利申请,可以提交给美国专利商标局(USPTO)以确定发明的优先权日期。临时专利申请是特别的,它不受美国专利商标局的审查,也不能成为已授权的专利。相反,临时申请可以在申请日期起的十二个月内转为非临时专利申请,然后进行审查和授权。
一般来说,临时申请应尽可能详尽。但是,临时申请所需的手续比非临时申请少。尽管至少一些权利要求可能有助于定义发明,但临时申请可以只作为说明书提交,不含针对发明的权利要求,并配有非正式附图。
虽然临时申请不会接受审查,但它对于确定一个或多个非临时申请优先权的早期有效申请日期仍然有用。优先权日期至关重要,因为它用于确定哪些现有技术可以用于非临时申请。例如,根据临时申请的早期有效申请日期,可以限制现有技术的范围,使其不超过临时申请的申请日期,而非非临时申请的实际申请日期。此外,临时申请的一年期限不会计入对临时优先权的非临时申请的二十年期限,从而有效延长了专利的保护期限。
非临时性专利申请
正如前述,非临时性专利申请可以要求临时性申请的权益、外国申请的权益,或者作为一份初始的申请提交。与临时性申请的主要区别在于,非临时性申请必须含有一项或多项权利主张,这些主张将由美国专利及商标局进行可专利性审查。在审查过程中,审查官会将申请的权利主张与现存技术进行比对,以判断这些权利主张的新颖性和独创性,同时申请人有权对审查结果进行辩论和/或修改权利主张。
一旦提交非临时性申请,申请人通常无法对公开内容进行任何实质性更改或补充。也就是说,如果在审查过程中需要修改权利主张,申请人必须受限于非临时性申请的披露范围,并且不能超出已经提交的非临时性申请的披露内容。因此,尽可能详细地描述发明在申请时至关重要。
在非临时性申请审查期间,可以提交一项或多项后续申请,包括继续性申请、部分继续性申请和分案申请。通常这类申请的提交,是为了追求与母申请或初始非临时性申请中获得的权利主张有所区别的新的权利主张。这些后续申请可以策略性地提交,以此追求本次发明的不同实现方式和特性。因此,非临时性申请的公开内容应尽可能全面,以便能够充分支持任何可能在后续申请中值得追求的实现方式。
非临时性申请可以作为美国非临时性申请和/或专利合作条约(PCT)申请直接在美国提交。如果只作为PCT申请提交,则可以在最早的优先权日期起30个月内,根据PCT申请提交美国的非临时性申请,以及其他法律管辖区的非临时性申请。这种做法可能节省申请费用,但同时也可能延迟美国申请的审查过程。
国内申请策略
新兴的机器人公司可以根据其财务状况,以及产品在开发和发布方面的成熟程度,对上述申请选项进行策略性选择。
利用临时性和非临时性专利申请
由于临时性申请所需的手续较少且申请费用较低,因此通常先选择提交临时性申请以启动专利程序。申请人可以利用12个月的时间将临时性申请转化为非临时性申请,以此优化临时性申请所涵盖的发明的商业实现,更全面地了解该申请所涵盖的产品的商业价值。例如,申请人可以在这段时间内改进和测试产品的设计,评估市场以确定产品的商业可行性,并从投资者那里获得资金,以便在十二个月内推出产品并将临时性申请转化为非临时性申请。
如果在十二个月的转换期内对产品进行了改进或更改,则可以提交要求临时性申请优先权的非临时性申请,以及涵盖这些更改的更新规格。然而,重要的是要认识到,只有在临时性申请的描述中得到充分支持的情况下,非临时性申请中的权利主张才会被授予在先提交的临时性申请的申请日期。因此,对于非临时性申请中首次公开的主题,任何权利主张都将被授予非临时性申请而非临时性申请的申请日。这就意味着应尽可能详细地起草临时性申请,最好包含类似于将在非临时性申请中提交的详细说明,以便在临时性申请中支持非临时性申请的所有或尽可能多的权利主张,并能够授予临时性申请的申请日期。此外,申请人还可以在变化发生时提交额外的临时性申请,并请求对多个临时性申请的优先权。
然而,如果公司具备必要的资金,并且一项发明已经得到充分的开发,那么12个月的转换期对申请人来说几乎没有好处,最好立即提交对该发明的非临时性申请。通过消除潜在的临时性申请和相关的十二个月转换窗口,非临时性申请将得到审查,并有望尽快发布。
审查程序
一旦提交了非临时性申请,美国专利及商标局就会审查申请的权利主张,并启动起诉程序。申请人应当知道,从提交非临时性申请(或在外国法律管辖区的直接或国有化申请)到申请被完全起诉并发展成为已授予的专利,通常需要数年的时间。但是,也有加快审查和起诉程序的选择。
Track One程序
在处理美国申请时,申请人可以请求参加美国专利及商标局的Track One程序。在提交申请或提交审查请求的时候,都可以提出参与Track One的请求。Track One程序在提交参与该计划的请求后的十二个月内,为申请提供最终处理结果(通知允许或者通知最终拒绝)。如果在回复办公室行动时延长了时间,或者如果权利主张被修改为包括超过四项独立的权利主张或总共超过三十项的权利主张,那么申请人就放弃了Track One程序。在Track One期间,可以对权利主张进行严格的修改,以确保在十二个月内快速获得授权。然后,可以提交一项或多项后续申请,以寻求更广泛的保护范围。
专利审查快速通道(PPH)
对于在多个国家或地区提交申请的申请人,PPH计划可能是简化和加快跨法律管辖区起诉的有效方式。PPH是参与法律管辖区(包括美国、PCT、中国、日本、韩国和欧洲专利局)之间的协议,允许申请人在第二个司法管辖区的实质审查尚未开始的情况下,请求加快审查在第一个司法管辖区对实质上相应的权利主张做出有利决定的审查。例如,基于国际检索权威机构(WOISA)对PCT申请权利主张的书面意见中的有利意见,在处理相应的美国非临时性申请时,可能会要求参与PPH计划。
外国申请策略
由于美国专利所提供的保护范围仅限于美国,因此许多公司也在其他国家申请。在外国法律管辖区提交专利申请有两种方式。一种是提交PCT申请,然后可以在多个国家或地区进行国家化处理;另一种是直接在外国提交申请。申请人需要支付申请费、维护费、翻译费,以及可能需要在每个国家或地区协助申请的外国律师的费用。因此,为了正确分配资金,申请人需要仔细确定哪些国家是其产品的关键销售或制造市场。
PCT申请
提交PCT申请将赋予在PCT成员国家提交申请的优先权。PCT申请提供了一个与美国非临时性申请相似的发明公开,但是在30个月的时间内可以选择要进入的国家。这为申请人提供了额外的时间来决定在哪些国家进行国家化处理。尽管PCT申请比直接在国家或地区提交申请更昂贵,但是如果要在许多国家提交申请,那么PCT可能会比直接提交更为经济。
直接国家或地区申请
直接在一个国家或地区提交申请是另一种方法。这通常需要在提交美国临时性申请的12个月内,或者在提交美国非临时性申请的12个月内完成。这种方法可能会减少成本,特别是当申请人只在少数几个国家提交申请时。
总结
在提交专利申请时,新兴的机器人公司需要仔细考虑其发明的商业实现方式、预期的审查程序、以及在国内和国际市场上的潜在市场。通过合理的利用临时性申请、非临时性申请、PCT申请和外国专利申请,这些公司可以建立强大的专利组合,以保护其在机器人技术领域的投资。